Feb 22, 2009

2009.02.19 「塩野義、フロモックス(Flomox)の原末の輸入差止の申立て」

塩野義は、「フロモックス®(Flomox®)」(一般名:セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物(Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate))の特許権に基づき、大阪地裁に対して、輸入会社である伊藤忠ケミカルフロンティア(株)に対する特許権侵害訴訟を提起し、同時に仮処分命令申立てを行うとともに、大阪税関長に対して、同原末の輸入差止の申立てをしました。「フロモックス®」の物質特許は2008年10月23日に満了、結晶特許(特許番号:2960790号)の存続期間満了日は2011年3月25日となっているとのことです。

参考:

Feb 15, 2009

2007.09.05 「Forest v. Ivax and Cipla」 CAFC Docket No.2007-1059

光学異性体の非自明性: CAFC Docket No.2007-1059

【背景】
"substantially pure (+)-enantiomer of citalopram"つまり"escitalopram"をカバーするUS reissue Patent 34,712の特許権者であるForest社が販売する抗うつ薬であるescitalopram oxalate(商標名: Lexapro; 選択的セロトニン再取込阻害剤(SSRI))について、ジェネリックメーカーであるIvax社がFDAにANDA申請したことに対し、同特許を侵害しているとしてForest社が訴訟を提起した。ラセミ体であるcitalopramは公知であり、Ivax社及びCipla社は、"いずれか一方のcitalopram enantiomerがセロトニン再取込阻害剤として他方の異性体よりもより強力だろう"と予言した"Smith reference"によって、該特許は、新規性を失っているし、また自明でもあり、特許は無効である等を主張した。地裁は特許有効であると判断、Ivax社及びCipla社は控訴した。

【要旨】
新規性について、CAFCは下記のように述べ、新規性ありとした地裁判決を支持した。

Because a racemate does encompass its two enantiomers, it in effect does state that there is a (+)-enantiomer of citalopram, but it does not tell how to obtain it. A reference that is not enabling is not anticipating. Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051, 1054 (Fed. Cir. 2003). The Smith reference, as a pharmacology paper, thus does not enable the preparation of the (+)-enantiomer of citalopram. ~ we see no error in the finding that the Smith reference does not enable one of ordinary skill to make (+)-citalopram and hence that the Smith reference does not anticipate claims to (+)-citalopram.

自明性について、

In response, Forest argues that any prima facie obviousness based on racemic citalopram was rebutted by the evidence demonstrating the difficulty of separating the enantiomers and the unexpected properties of (+)-citalopram. Forest argues that it was unexpected that all of the therapeutic benefit of citalopram would reside in the (+)-enantiomer, resulting in escitalopram having twice the potency of racemic citalopram. Forest also argues that the district court was entitled to credit evidence that a person of ordinary skill in the art would not easily have turned to the diol intermediate to attempt resolution of racemic citalopram both because of the uncertainty involved and because Wilen and Jacobus describe compounds less complex than those necessary here to resolve the diol intermediate and then convert the (-)-diol enantiomer to escitalopram.

CAFCは下記のとおり、上記Forest社の主張を認め、Graham factorを適用して自明でないとした地裁判決を支持した。

We agree with Forest that the district court’s key factual findings underlying its conclusions on obviousness are not clearly erroneous, and, based upon those findings, we find no error in the court’s conclusion that the asserted claims of the ’712 patent are not invalid for obviousness. As with their arguments on anticipation, Ivax and Cipla mainly emphasize the evidence that is favorable to their desired outcome without addressing the evidence favorable to Forest. The latter includes the failure of the inventors and others to resolve citalopram without undue experimentation and the testimony of Forest’s experts. The district court applied the Graham factors to conduct a thorough analysis of the evidence, and we find no clear error on facts and no error of law. See Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). These findings fully support the conclusion that the claimed subject matter would not have been obvious to one of ordinary skill in the art.

'712特許は有効。侵害と判断した地裁を支持。

【コメント】
光学異性体の新規性及び非自明性が争われたケース。
本件において、下記点を主張することによって、prima facie obviousnessを反証し、公知ラセミ体から光学異性体発明の非自明性が認められた。
1) エナンチオマーを分離することの困難さを証拠として示せたこと、及び
2) (+)-enantiomer of citalopramに全ての治療benefitがあるとの点は予期できなかったことであるとこと。
特に1)の点の主張が大きく影響したようである。

この判決の6日後に出された異なる事件のCAFC判決2007.09.11 「Aventis and King v. Lupin」 CAFC Docket No. 2006-1530, -1555では、ラセミ体から光学異性体のprima facie obviousnessを反証することができず自明とされた。
KSR事件(自明性判断に関する最高裁判決)後における米国での光学異性体の自明性判断のボーダーラインを検討するために参考になると考えられる。

Feb 8, 2009

2007.08.30 「バクスター v. 特許庁長官」 知財高裁平成18年(行ケ)10559

国際公開が特30条1項「刊行物に発表」に該当するか?: 知財高裁平成18年(行ケ)10559

【背景】
「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための2部分の重炭酸塩ベースの溶液」に関する出願(特願2001-167510、特開2002-370988)に係る発明について、出願人(バクスター社)がした国際出願の公開(WO01/17534)は、特30条1項にいう「刊行物に発表」には該当しないから、同規定の適用を受けることはできず、本願発明は特29条1項3号に該当、特許を受けることはできないと判断されたため、原告(バクスター社)は審決取消訴訟を提起した。

【要旨】
裁判所は、
「本件パンフレットによる公開が最高裁平成元年判決(1989.11.10 最高裁昭和61(行ツ)160)のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」に該当しないことは,最高裁平成元年判決の判示内容から導き出されるものであると認められる。」
とし、国際公開は、特30条1項にいう「刊行物に発表」には該当しないと判断した。
請求棄却。

【コメント】
国際公開も、日本又は外国の公開特許公報による公開と同様に特30条1項にいう「刊行物に発表」には該当しない。

本件出願に関する手続は下記のように進んだようである。
・2001年3月15日、本件日本出願(特願2001-167510、特開2002-370988)と全く同じ内容のPCT出願(WO01/17534、優先日1999年9月10日)が国際公開された。

・2001年4月10日(優先日から1年7月)、該PCT出願の国際予備審査は請求はされず。

・2001年5月10日(優先日から1年8月)、該PCT出願について、外国語でされた国際特許出願として要求される翻訳文は提出されず(旧特184条の4)。

・2001年6月1日、該PCT出願とは独立して本件日本出願を行うと同時に早期審査請求も行った。その3日後には特30条適用のための証明書面を特許庁に提出した。

・2002年3月10日、該PCT出願の国内段階への30ヶ月移行期限を迎えた。US, EP, CA, AU, CN等の国内段階へ移行したようだが、どうも日本へは移行しなかったようである。

・2004年3月11日、本件日本出願において拒絶理由通知を受け、その後、出願人は補正することなしに意見書で特30条適用の正当性を主張し、拒絶査定となった。

何故、出願人は本件出願の特30条適用という道を選んだのか?
上記最高裁の判断から類推すれば特30条適用が認められない可能性が大いに考えられたはずであり、そのリスクを考慮すれば、出願人は、本件日本出願の特30条適用の道ではなく、本件出願と独立して存在していた同内容のPCT出願がまだ移行期限を迎えていなかったのだから、該PCT出願を日本に移行して特許取得を目指す道を選択すべきだった。特30条適用をまず選んだとしても、それが認められない可能性を考慮して、同時に該PCT出願も日本に国内移行させるという保険も掛けることもできたはずである。

出願人は、該PCT出願について国際予備審査の請求をしなかったようであり、外国語でされた国際特許出願として要求される翻訳文(旧特184条の4)も提出しなかったようであることから、その国内書面提出期間が満了する時点では日本への国内移行を考えていなかった(?)ようだが、それから一月もたたないうちに本件出願をしており、その間何があったのか気になるところである。
(2009.02.11訂正: 下線・取消線)


Feb 2, 2009

Levofloxacin - Daiichi's patent term extension revoked in appeal proceedings.

無効2007-800168及び無効2007-800169

【背景】
第一製薬(現: 第一三共)はクラビット(Cravit)®(有効成分はレボフロキサシン(levofloxacin))の〈適応菌種〉レジオネラ属の効能追加承認(承認番号: 20500AMZ00563000号)に基づいて特許権(特許番号: 1659502及び2008845(前者の分割))の存続期間延長登録(延長登録出願番号: 2006-700042及び2006-700043)をした。後発品メーカー13社は、本件延長登録により延長された期間(4年11月7日)は、本件特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているから、本件延長登録は特125条の2第1項3号に該当するとして、延長登録無効審判を請求した(無効2007-800168及び無効2007-800169)。

請求人の主張を要約すると下記のとおり。

(1) 米国での臨床試験の期間は参入すべきでない。
(2) 承認申請前に日本で行った薬物動態の検討のための臨床薬理試験は本件承認を受けるために必要な試験でなかった。
(3) 仮に、薬物動態の検討のための臨床薬理試験に要した期間を参入することが許されたとしても、本件特許発明の実施をすることができなかった期間は、治験届けを提出して薬物動態の検討のための臨床薬理試験を開始した日から承認了知日の前日までの期間(2年6月5日)である。

【要旨】

1.本件米国臨床試験について

~本件米国臨床試験の成績は,公知申請の妥当性を審査するにあたり,医療における使用実績を裏付ける資料の1つとして使用されたものである。すなわち,本件米国臨床試験の成績は,本件承認にあたって申請者により新たに行われた臨床試験の成績として提出されたものではない。したがって,申請手続き上,この臨床試験が,本件承認のために新たに行われたものでないことは明らかである。

しかし,本件米国臨床試験は,第一製薬とライセンス契約を締結したJ&Jの子会社により行われたものであり,J&Jと第一製薬の間で,レボフロキサシンの最終製剤についての資料の相互提供が前提(乙第6号証)とされていたことに鑑み,当該臨床試験がその実施の時点・u桙ノおいて,本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集としての側面を実質的に有していたかにつき,さらに検討するに,以下のア)~ウ)の事項から見て,~本件米国臨床試験が,本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集に該当するとはいえないことは明らかである。

ア)~本件米国臨床試験の実施者がレジオネラ菌起因の市中肺炎治療についての追加臨床試験を実施した意図は,日本における承認にむけたものではなく,米国におけるレジオネラ菌に起因する市中肺炎における承認のための追加データの作成であることは明らかである。

イ)~第一製薬が,本件米国臨床試験のデータを上記のライセンス契約に基づき日本における承認に使用することを意図していたとすれば,この臨床試験を実施するに際し,事前に,日本の審査当局に,当時日本で承認されている用法・用量(1回100mgを1日2~3回)及び本件承認の申請用量(200mg×3/日)のいずれとも異なる500mg×1回/日という米国での承認用法・用量での臨床試験のデータを日本への承認の申請にあたって使用することの可否や,国内で必要な治験についての相談を行うと考えるのが自然であるが,これらの相談を行ったことを裏付ける証拠はなんら提出されていない。

ウ)~薬品副作用被害救済・研究機構(その後,医薬品医療機器総合機構に改組された)に対する~相談において,第一製薬は,~海外における臨床試験成績は,用法・用量が異なることから参考資料として位置づけることを考えていると説明しており,本件米国臨床試験の成績を日本における承認のための臨床試験データとして使用する意図は認められない。

被請求人は,J&Jが行った臨床試験は,実質的には第一製薬の委託による試験でもあったのが実態であり,さらに,第一製薬は,レボフロキサシンの日本を含めた国際開発を視野に入れ,可能な限り多くの効能につき承認を取得するという観点から,米国でのレジオネラ属菌が起炎菌のひとつである市中肺炎(CAP)の治験に関心を持ち意見を交わし,特に,本件米国臨床試験の開始時である1996年7月当時には,市中肺炎(CAP)に代表される疾患の補強臨床試験として臨床第III相b試験(本件米国臨床試験)に重大な関心を持ち積極的に関与したのであるから,米国で行われた臨床試験は,第一製薬が日本でのレジオネラ属に対する追加承認を受けることを目的として行われたものであると主張している。しかし,上記のとおり,J&Jの子会社たるPRIが,米国において実施した臨床試験は,米国において,レボフロキサシンのレジオネラ菌を起炎菌とする肺炎の治療における承認を得るために実施されたものであり,実質的に日本での承認申請を目的として実施されたものと見ることはできない。

被請求人が主張するように,たとえ,本件米国臨床試験の開始時である1996年7月当時に第一製薬には,日本でレジオネラ肺炎の効能拡大を申請したいとの意思があり,その際に,本件米国臨床試験のデータを有効利用したいとの意思を有していたとしても,臨床試験の実施時点で日本における具体的な承認に向けた活動が行われていない以上,このことは,単に,将来,レジオネラ感染症に関する国内臨床試験の実施が可能となる等状況が整えばそうしたいという希望を有していたことを意味するにすぎず,これをもって,本件米国臨床試験が,日本におけるレボフロキサシンについてレジオネラ属に対する効能・効果を追加する一部変更承認である本件承認を受けるために行われたものであるとすることはできない。

また,被請求人は,本件米国臨床試験の成績を第一製薬のみが厚生当局への申請を含めて使用することができたこと~さらに,本件米国臨床試験の成績が,公知申請が妥当であることを示すための資料としてだけでなく,本剤(レボフロキサシン)単独のレジオネラ肺炎に対する有用性が担保できることを示すために必要な資料でもあったこと~を理由に,本件米国臨床試験は,本件承認を受けるのに必要な臨床試験であると主張するがこれらのことは,本件米国臨床試験が本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集に該当することを裏付けるものではないし,上記ア)~ウ)の事項に基づく,本件米国臨床試験は,本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集に該当するとはいえないとの判断に影響するものではない。

以上のとおりであるから,本件米国臨床試験により,本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集が開始したとすることはできない。

2.本件承認のための所要の実験によるデータの収集を開始した日

第一製薬は,~米国での承認申請時に提出した米国用法・用量での臨床試験のデータを根拠として,国内推奨用法・用量での有用性・安全性を示すために,健康日本人および北米白人における薬物動態の検討のための臨床薬理試験が必要と考え,2003年8月29日に,治験計画届(DR-3355-28)を提出し,本件国内臨床薬理試験を実施し,その成績報告書を臨床に関する資料として提出した。機構は,本件国内臨床薬理試験(試験番号DR3355-28)に基づき,有用性,安全性について,判断した。すなわち,本件承認の申請は,公知申請が認められたが,同通知に言う「臨床試験の全部・・・を新たに実施することなく・・・効能・効果の承認の可否の判断が可能である」ものとは認められず,臨床試験の一部を省略できるが,「白人および日本人の健常成人を対象とした薬物動態試験」(本件国内臨床薬理試験)の実施が必要とされたものである。したがって,本件国内臨床薬理試験が,本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集に該当することは明らかであり,本件承認のための所要の実験によるデータの収集を開始した日は,治験届を提出して本件国内臨床薬理試験を開始した日である2003年8月29日である。

請求人は,本件国内臨床薬理試験は「適応外使用に係る医療用医薬品の取扱いについて」に基づく申請における,用法・用量に係る試験であるから,「政令で定める処分を受けるために不可欠であること」にはならないと主張し,また,本剤に対する適応症として腸チフスおよびパラチフスを効能追加する承認事例は,公知申請では申請時に入手し得る症例報告をもって承認されること示すものであり,本件国内臨床薬理試験が仮に提出されなかったとしても,本件処分を受けることはできたものと考えられるとも主張するが,上記のとおり,本件国内臨床薬理試験は,機構が有用性,安全性について判断するにあたり必要な資料であったことは明らかであるから,上記請求人の主張はいずれも採用することができない。

さらに,請求人は,機構の審査において,公知申請の妥当性が認定されていることを考慮すれば,第一製薬推奨の用法・用量(200mg×3回/日)でなければ,本件国内臨床薬理試験を実施しなくても,レジオネラ属に対する効能追加の承認を得ることができたことは容易に想定されるとも主張するが,本件承認は,用法・用量を「1回200mgを1日3回経口投与する」とする申請であるから,本件承認とは関係のない仮想の承認を前提とする請求人の主張は採用することができない。

結論

その特許発明の実施をすることができなかった期間である2年6月5日を超える期間の延長登録を無効とする。

【コメント】
一番のポイントは、米国臨床試験期間が特許権存続延長登録期間に参入できる条件とは何かである。
米国臨床試験期間が本件「承認を受けるための所要の実験によるデータの収集」としての側面を実質的に有していたかどうか、が検討されたわけだが、その"実質的"とはいったい何なのか?"実質的"を主張するための証拠とは?

特許庁は、「特許権の存続期間の延長制度に関するQ&A」 の中で海外での臨床試験期間の存続期間延長登録への期間算入の取り扱いに関して下記のように説明している。
Q8 「外国で臨床試験を実施し、引き続き日本国内で臨床試験又はブリッジングテストを実施することにより薬事法に規定される処分を受けた場合、日本における特許権の設定登録日が外国での臨床検査開始日より前であったとき、「発明を実施することができなかった期間」としては外国での臨床試験開始日から日本における処分を受けた日の前日まで認められるのか。」

A8 「外国における臨床試験開始日を証明することができ、かつ、当該日に開始された外国の臨床試験が、「特許・実用新案審査基準 第VI部 特許権の存続期間の延長」3.1.3の①~③のすべての要件を満たすことを証明することができれば、特許権の設定登録日が外国での臨床検査開始日より前であった場合、外国での臨床試験開始日から日本における処分を受けた日の前日までを、特許発明の実施をすることができなかった期間とすることができる。」

そして、その「特許・実用新案審査基準 第VI部 特許権の存続期間の延長」3.1.3に示されている要件①~③とは下記のとおり。
① 処分を受けるために必要不可欠であること
② その試験の遂行に当たって方法、内容等について行政庁が定めた基準に沿って行う必要があるため企業の試験に対する自由度が奪われていること
③ 処分を受けることに密接に関係していること

本審決は、本事案がこれら要件の一つ一つに当てはまるかどうか検討しているようには感じられない。

日本での処分を受けるために米国臨床試験が必要不可欠だったかどうかと、米国臨床試験開始時にその成績を日本での処分のために使用する"意図"や"目的"が存在したかどうか、を同一視またはすり替えて判断するのは妥当でないように思うのだが。
高裁に出訴されたようなので知財高裁の判断を期待したい。

存続期間延長登録期間が4年11月7日であれば特許権の存続期間は2011年5月に満了することになり、2年6月5日であれば2008年12月に満了を迎えたということになる。


参考:



Feb 1, 2009

「医薬系"特許的"判例」ブログ 2009年1月の検索ワード/フレーズ

「医薬系"特許的"判例」ブログでは、最近の日本における医薬特許判決、特に医薬特許のライフサイクル最大化に関する側面についてコメントしています。
Iyakukei-"Tokkyoteki"-Hanrei blog provides comments about recent pharmaceutical patent cases in Japan, especially aspects relating to maximizing pharmaceutical patent life cycles.

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