Dec 23, 2009

2009.12.03 「イミュネックス v. 特許庁長官」 知財高裁平成21年(行ケ)10092

エンブレル(エタネルセプト)の特許権存続期間延長: 知財高裁平成21年(行ケ)10092

【背景】

関節リウマチを用途とするエンブレル(Enbrel、一般名: エタネルセプト(Etanercept)、完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤: ヒトIgG1のFc領域と分子量75kDaのヒト腫瘍壊死因子II型受容体(TNFR-II)の細胞外ドメインのサブユニット二量体からなる糖蛋白質)の医薬品承認処分に伴ってなされた「腫瘍壊死因子-αおよび-βレセプター」に関する特許権(特許第2960039号)の存続期間延長登録出願(2005-700041号)の拒絶審決取消訴訟。

請求項1:
以下の(a),(b)または(c)から選択される哺乳類組換えTNF-Rタンパク質であって,哺乳動物由来の他のタンパク質を実質的に含まない前記哺乳類組換えTNF-Rタンパク質:
(a)以下のアミノ酸配列:
【化1】(省略)
を有するタンパク質;
(b)以下のアミノ酸配列:
【化2】(省略)
を有するタンパク質;および
(c)(a)または(b)のアミノ酸配列から1つまたはそれ以上のアミノ酸残基が削除,追加もしくは置換によって変化したアミノ酸配列を有し,かつ,TNF結合活性を有するタンパク質。


特許庁は、「エタネルセプト」のヒトIgG1のFc領域に対応するポリペプチドが請求項1に明示的に記載されていない点(相違点2)を挙げ、「TNF-Rタンパク質」という用語の意義を明細書の記載から検討した結果、本件発明(請求項1)を限定的に解釈し、「エタネルセプト」が本件発明に含まれないと判断、本件発明の実施に本件処分が必要であったとは認められない(特許法67条の3第1項1号)、と審決を下した。

【要旨】

裁判所は、

「本件特許請求の範囲「請求項1」~では,「TNF-Rタンパク質」について,審決が上記で判断しているような~限定する文言はない。~また~審決が引用する~記載は,その記載内容からすると,例示であることは明らかである。」

「さらに,本件特許明細書~には,「TNF-Rの1価形態および多価形態は両方とも本発明の組成物および方法において有用である。」,「別の多価形態は,例えば,TNF-Rを臨床的に許容しうる担体分子…の通常のカップリング技術を使って化学的にカップリングすることにより構築できる。」~「免疫グロブリン分子重鎖および軽鎖のいずれか一方または両方の可変部ドメインの代わりにTNF-R配列を有しかつ未修飾不変部ドメインを有する組換えキメラ抗体分子を作ることができる。」~と記載されているから,本件発明には,臨床的に許容しうる担体分子を含むTNF-Rタンパク質の二量体も含まれ,その担体分子として免疫グロブリン分子の未修飾不変部ドメインも含まれる。

~甲9によれば~ヒトIgG のFc領域は,免疫グロブリン分子1の未修飾不変部ドメインに含まれるものであって,二量体を形成する役割を担い,臨床的に許容しうる担体分子であることが広く知られていたと認められることからすると,当業者は,「エタネルセプト」について,前述した相違点2において本件発明と相違するものと理解するとは解されない。

~そうすると,審決の上記判断は是認することができず,「エタネルセプト」は,相違点2において本件発明と相違するものということはできない。」

と判断した。

審決を取り消す。

【コメント】

本件では、承認処分対象物が請求の範囲に含まれるかどうかの認定が問題となった。特67条の3第1項1号の条件として、承認処分の対象物が、明細書中に明示的に記載されているかどうかは問題ではなく、特許発明(請求の範囲)に含まれているかどうかが重要である。

本件は分割出願であって、その親出願である特許2721745号(こちらはTNF-Rタンパク質の生産方法)の特許権存続期間延長登録出願についても、本件と同様の問題で拒絶審決となったが、本件と同様の趣旨で審決取り消し判決となった(2009.12.03 「イミュネックス v. 特許庁長官」 知財高裁平成21年(行ケ)10093)。エンブレルの承認に伴って上記2特許以外に特2728968号(20年満了日は2010年9月12日)が特許権存続期間延長登録出願された(2005-700033)ようだが、現在拒絶査定不服審判(不服2009-016295)に係属中のようである。

本件特許権の満了日(2010年9月5日)は存続期間延長により2015年9月5日までとなる。エンブレルの承認日が2005年1月19日だっただけに、regulatory exclusivity(再審査期間)よりも短命だった本特許権が存続期間を延長できたことによりエンブレル後発品参入に対して一定の価値を持つことになる。一方、後発品メーカーにとっては、バイオシミラー(generic biologics)が認められるかどうかといった問題もあるわけだが。


参考:



Dec 13, 2009

2009.10.28 「ノボゲン v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10377

副作用の懸念と阻害要因: 知財高裁平成20年(行ケ)10377

【背景】

「フィト-エストロゲン、類似体の健康補助剤製造のための使用方法」に関する出願の拒絶審決取消訴訟。
審決は、「本願発明は文献A8〔甲4〕に記載された発明(引用発明)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」と判断した。

請求項1:
ゲニステイン,ダイドゼイン,ビオカニンA,ホルモノネチン及びこれらのグリコシドからなる群から選択される2種又はそれ以上の天然に存在するフィト-エストロゲンの健康補助量からなる,月経前症候,閉経期症候,及び/又は,良性乳疾患,の予防もしくは治療のために使用される健康補助剤。

【要旨】

裁判所は、
「当業者が,文献A8〔甲4〕に記載された製造方法により得られるイソフラボン化合物を,更年期障害,すなわち本願発明にいう閉経期症候の予防,治療に適用することに格別の創意を要するものとはいえない。」
と判断した。

原告は、

「体内に存在するエストロゲンとは構造が異なり,体外に存在する化合物を予防ないし治療薬として用いる場合は,当業者であれば副作用の可能性を懸念することが当然であるところ,本願発明の優先日当時において,副作用の問題が顕在化していた「ゲニステイン,ダイドゼイン」を用いることは,当業者にとって容易に想到し得るものでない」

と主張した。

しかし、裁判所は、

「体内に存在する成分の低下や欠乏に由来する症状を改善するために,その成分を補給しようとする場合,体外に存在する同様の成分を補充しようとするのは,通常の考え方であるから,体外に存在する化合物の補充であるとの一事をもって,容易想到性を欠くとすることはできない。」

として、原告の主張を採用しなかった。

また、原告は、

「イソフラボンは人体に潜在的に有害な影響を有する物質であることが当業者に認識されていたのであるから,当業者がイソフラボンをヒトに対して健康補助剤として用いることには阻害要因がある」

と主張した。

しかし、裁判所は、

「上記の各文献の記載によれば,本願発明で用いるゲニステイン,ダイドゼイン,及び,ホルモノネチンは,本件出願当時,既にヒトに対する有用な生理作用を有するものとして当業者に知られていたということができる。」

と認定し、

「本願発明で用いるフィトエストロゲンは,動物において,不妊や乳腺炎や肝機能障害との関係が知られ,人間への同様の影響が指摘されていたものである一方,用量を適切に考慮すれば癌にも奏功するなど,人間の種々の疾患に対して有用な生理作用を奏するものとして使用し得るという知見があったものと認められる。また,本願発明で用いるフィトエストロゲンは,文献A8〔甲4〕の記載からみて,大豆に含まれている成分であり,本件出願前からヒトが日常的に摂取してきたものである。これらの事情を総合すれば,本件出願当時,本願発明で用いるフィトエストロゲンは,大量に摂取した場合はさておき,大豆から日常的に摂取する程度の量を摂取する限りにおいては,当業者は,人体に対して悪影響を与えるものと理解していないと解するのが自然である。」

と判断して、原告が主張するような阻害要因が存在したとすることはできないと判断した。

また、原告は、

「①当業者は,人間以外の動物においてフィトエストロゲンの摂取による副作用が観察された場合,人間がフィトエストロゲンを摂取した場合にも同様の副作用が生じるであろうことを合理的に予測する,②前臨床試験は,人間における毒性を予測するために一定範囲の哺乳類に対し薬物を投与する試験(毒性試験又は安全性試験)であることが知られている,こと等の事実から,審決が容易想到であるとした判断には誤りがある」

と主張した。

しかし、裁判所は、

「動物実験の結果からヒトへの投与の有効性を検討することは,合理的な手順であるといえるとしても,本願発明で用いるフィトエストロゲンは,前記認定のとおり既にヒトに対する医薬としての有用性が知られているものであるから,原告の上記主張は採用の限りでない。」

と判断した。

請求棄却。

【コメント】

出願人は副作用の懸念という阻害要因を中心に反論を試みたが認められなかった。ある用量のもとで人体に対して悪影響があるかもしれなかったとはいえ、すでに医薬としての有用性が知られていた以上、動機づけを覆すほどの阻害要因があったとは言いにくいだろう。

Dec 6, 2009

2009.11.19 「ノバルティス v. 特許庁長官」 知財高裁平成21年(行ケ)10097

特許発明を実施することができなかったのは厚労省側の事情: 知財高裁平成21年(行ケ)10097

【背景】

原告(ノバルティス)が、「シクロスポリン含有医薬組成物」に関する特許第1996397号(出願日: 1989年9月14日; 登録日: 2005年12月8日)の存続期間延長登録出願(2005-700042)についての拒絶審決(不服2008-20590号)に対して取消を求めた事案。

  • 処分の対象となった物: シクロスポリン
  • 処分の対象となった物について特定された用途: 膵移植における拒絶反応抑制
  • 販売商品名: ネオーラル25㎎カプセル


経緯:
  • 2000年3月21日に心移植、肺移植、膵移植及び小腸移植における拒絶反応の抑制を対象として一部変更承認の申請が行われた(「1回目の承認申請」)。
  • 2001年6月20日に心移植についてのみ承認が与えられた。
  • 2002年11月27日肺移植についての効能効果を追加する一部変更承認を申請し、2003年1月31日承認を受けた。
  • 2004年12月1日に膵移植についての承認申請(「本件承認申請」)が行われ、2005年1月26日に承認(本件処分)を受けた。


原告は、1回目の承認申請をした2000年3月12日から承認処分を受けた2005年1月26日の前日(2005年1月25日)までの「4年10月4日」の存続期間延長を求めた。
しかし、特許庁は、
  • 本件承認申請は2005年1月26日になされた本件承認処分は再度の申請である2004年12月1日になされたものに基づくこと、及び
  • 2004年12月1日より前の期間は本件承認処分を受けるために必要な審査資料を用意するに要した期間とは認められないこと
を理由として、本願において処分を受けることが必要であるために特許発明を実施することができなかった期間は2004年12月1日から承認がなされた2005年1月25日までの「1月24日」であり、延長を求める期間はその特許発明を実施することができなかった期間を超えているから本願は特67条の3第1項3号の規定に該当するとし、拒絶審決を下した。

【要旨】

裁判所は、

「膵臓移植に関し,平成12年3月21日に本件承認処分の申請を行い,その後取下書を提出することなく,平成17年1月26日に承認処分を受けており,その間~膵臓移植に関し断念すべき客観的事情は認められないのであるから,厚生労働省担当官が膵移植につき承認を当面行わないと告知した~日から同省担当官が電話連絡した~日までの間は,承認権者たる厚生労働省が保険診療との調整を理由に承認を保留していたにすぎないと認めるのが相当であり,その間は特許権者たる原告が特許発明を実施することができないことも明らかであるから,この期間を期間計算から除外するのは相当でないというべきである。~被告は,前記~3年6月余の期間は,保健医療と調整のための待機期間であって安全性確保のために必要とされる期間ではない等とも主張するようであるが,保健医療との調整を要するという事情は承認権者たる厚生労働省側の事情であって,特許権者たる原告が本件承認処分を受けていないため本件特許発明を実施できないことに変わりはないから,上記3年6月余を前記期間計算から除外することも相当でない。~そうすると,本件においては~「4年10月4日」の期間につき延長登録を認めるのが相当であり~「1月24日」とした審決は事実認定を誤った違法なものというほかない。」

と判断した。

審決を取り消す。

【コメント】

「1回目の承認申請」において、医薬部会としても膵臓への有効性を評価するなど科学的な審査はされている。さらに、ネオーラルについて審査を一時中断したのは、追加効能の薬価適応について保険局との調整がつかなかったという厚生労働省側の事情である。審決が取り消されたのは妥当な判断だろう。

本事件や現在最高裁に上告されている武田事件にしても、特67条の3第1項1号又は同3号について特許権者と特許庁とで解釈が異なっていたという背景がある。存続期間延長登録出願の審査において、審査官の恣意を排除して客観的且つ公正な審査を行ってもらうためにも、また延長された特許権の有効性についての法的安定性を確保するためにも、特67条の3第1項1号及び同3号をもっと具体的に限定列挙するといった法改正が必要ではないか。付焼刃の審査基準の改定ではもう対応しきれない。

本特許はシクロスポリンのマイクロエマルジョン製剤に関するものであり、存続期間は2014年7月まで延長されることとなる。しかし、いくつかのジェネリックは既に参入している。


本判決と同趣旨の判決:



参考:



Dec 2, 2009

2009.10.08 「大阪大学 v. バイオメディクス」 大阪地裁(本訴)平成19年(ワ)8449/(反訴)平成19年(ワ)14328

抗体の発明者適格: 大阪地裁(本訴)平成19年(ワ)8449/(反訴)平成19年(ワ)14328

【背景】

原告(大阪大学)と被告(バイオメディクス)との共同研究(後に被告が共同研究通知を通知)の成果から出願された「抗CD20モノクローナル抗体」に関する被告出願は、別途原告出願に対して先願の地位を有しないことの確認を原告が請求するとともに、該被告出願について原告は特許を受ける権利の共有持分を有することの確認等を請求した。

【要旨】

先願たる地位の不存在確認請求に関しては確認の利益がなく不適法とされたが、特許を受ける権利の共有持分に係る確認請求は共有持分3分の2の限度において理由があるとされた。以下、本件発明の発明者及び寄与の割合(争点(3))について裁判所の判断の一部を抜粋する。

「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい(特許法2条1項),特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(同法70条1項)。したがって,発明者(共同発明者)とは,特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想について,その創作行為に現実に加担した者ということになる。また,現実に加担することが必要であるから,具体的着想を示さずに,当該創作行為について,単なるアイデアや研究テーマを与えたり,補助,助言,資金の提供,命令を下すなどの行為をしたのみでは,発明者ということはできない。

裁判所は、上記のとおり発明者(共同発明者)の適格性の一般原則について言及し、本件について下記のように検討した。

1. 技術的思想の創作行為部分
  • マウス抗体
    本件発明に係る一連の創作過程は本件マウス抗体の取得により始まるものであり,本件マウス抗体は,本件発明に係る技術的思想の実現に不可欠なものといえる。したがって,本件マウス抗体の作製は,本件発明の創作行為の中核部分と認められる。

  • キメラ抗体
    キメラ化の作業そのものは,被告出願3当時,既にルーティン作業の1つであったと考えられる。したがって,本件マウス抗体をキメラ化した抗体の作製だけでは,本件発明の創作行為とは認められない。

  • ヒト化抗体
    ヒト化抗体は,キメラ抗体と同様,そのオリジナルはマウス抗体である。しかしながら,ヒト化の作業は,本件でもわざわざMにデザインを依頼しているように,高度な技術が必要なものであったといえる。したがって,実際にデザイン・作製がされ,実施例となった1K1791のヒト化抗体の作製は,本件発明の創作行為の中核部分と認められる。


  • 以上のとおりであるから,本件において発明者性を検討すべき創作行為は,本件マウス抗体(キメラ化候補抗体)の作製と,マウス抗体1K1791のヒト化抗体の作製であるということになる。


2. 創作行為への現実的な加担
  • マウス抗体について
    本件のような抗体発明においては,上記のような抗体の取得に向けた作業の方向性の示唆,有望な抗体を選抜するための測定方法の工夫や,選抜基準の設定などが重要となってくるのであり,これらの行為の方が,創作行為への現実的な加担といえる行為としては,直接的な貢献であるとはいえ幸運によるところが大きい抗体の取得そのもの(これがGにより行われたことは争いがない。)よりも,貢献度が高いというべきである。

  • ヒト化抗体について
    ヒト化抗体は,マウス抗体の遺伝子を組み換えたものであるから,当該マウス抗体の取得及び選抜と,前記イ(イ)のとおり高度な技術が要求されるデザインは,創作行為といえる。他方,ヒト化抗体の作製作業(遺伝子組換作業)そのものは,デザインを実現する作業であって,創作行為とは認めがたい。


3. 本件共同研究の過程において各人が果たした役割

  • マウス抗体について

    (ア) 抗体作製
    Bの指摘に基づき,抗原としてCD20/CHO細胞を用いられるようになって以降,本件マウス抗体を含む,CD20結合性を有するマウス抗体が多く得られるようになったものである。したがって,Bの示唆した作業の方向性は,本件発明に寄与したといえる。~確かに,多種多様な抗原での免疫を試みることは,免疫作業にあたり一般的に行われるであろう範囲の工夫といえるし,CD20/CHO細胞の使用自体も,とりたてて目新しいものではない。しかしながら,本件では,上記のとおりCD20/CHO細胞の使用が貢献したことは明白であり,これを現実的な加担として評価できるのであって,工夫の程度は,貢献の割合において考慮すべき事情というべきである。

    Gは,具体的な免疫条件の下で作業を行い,本件マウス抗体を取得したのであり,これは直接的な貢献といえる。~しかしながら,免疫条件の選択・組み合わせについて試行錯誤を試みることは,免疫作業にあたり一般的に行われるであろう範囲の工夫といえるから,Gの寄与のみを大きく評価することはできない。

    CによるCD20/CHO細胞の作製は,Bの発案を定型的な作業により実現したに過ぎないといえ,創作性のある行為とは認められない。

    (イ) スクリーニング
    (Gによる)Cell ELISAによるスクリーニングは,公知の方法によるものであって,一般的には,創作行為であるとはいいがたい。

    (ウ) 本件マウス抗体の選抜
    本件発明の中核部分を構成するマウス抗体は本件マウス抗体のみであるから,その選抜は創作行為であるといえる。~蛍光遠心法による結合親和性の測定は,本件共同研究にあたってBが新たに開発・提案したものであるし,RI標識法による解離定数測定が不奏効であった本件においては,これに替わる解離定数測定方法として,重要な工夫であったといえる。


  • ヒト化抗体について

    (ア) ヒト化する抗体の選抜
    ヒト化する抗体の選抜についても,キメラ化候補抗体の選抜と同様,Bの開発した蛍光遠心法による結合親和性測定が寄与したということができる。

    (イ) デザイン
    ヒト化のデザインについては,普遍的なデザインが存在するわけではなく,適切なデザインを行うために試行錯誤が必要な,創作性を要する作業であったと考えられる。

    (ウ) 測定
    ヒト化抗体については,マウス抗体段階では測定できないCDC活性やADCC活性を測定することが重要であるが,作製された抗体を既知の方法で測定することは,誰が行っても同じ結果が得られる定型的な作業に過ぎないといえる。

    本件発明に係るB,G,M の寄与を,本件発明全体に占める貢献度の割合として算定すれば,本件発明に係る特許を受ける権利の共有持分は,原告が3分の2,被告が3分の1と認める。


【コメント】

抗CD20抗体医薬品であるリツキサンの問題点を克服するヒト化抗体の開発を試みていた共同研究であり、共同研究中止後の発明の取扱いがこじれた事案。
寄与の割合の算出はさておき、抗体発明の発明者(共同発明者)適格について、具体的に検討しているので参考になる。本件は抗体の発明ではあるものの、本件で検討された内容は有効成分が化合物である発明の発明者適格についてもかなり参考にできるのではないだろうか。

Wikipedia: Rituximab