2007.10.31 「エフ エム シー v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10031

補正却下・拒絶査定は、クレームごとに処分されるのか?: 知財高裁平成19年(行ケ)10031

【背景】
「カデュサホスのマイクロカプセル化製剤」に関する特許出願（特願2000-561829号）についての拒絶査定不服審判において、特許庁は、原告が審判請求時にした請求項13についての補正は、特17条の2第4項第2号に掲げる『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものではないとした上で、補正を却下し、本件出願にかかる発明は特29条2項の規定により特許を受けることができないことを理由に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。

【要旨】
補正却下の違法性について、原告は、
「特許法５３条には補正書全体を却下するとの記載は存在せず，同条の「第１７条の２第１項第３号に掲げる場合において，・・・補正が同条第３項から第５項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは・・・決定をもってその補正を却下しなければならない。」との規定における後者の「その補正」が同法１７条の２第３項から第５項までの規定に違反している補正を意味し，違反していない補正を意味しないことは文理解釈上明らかである」
旨主張した。

これに対し、裁判所は、
「上記規定における補正は，補正事項ごと又は請求項ごとのものをいうものではなく，同法５３条において却下しなければならない補正も，特定の補正事項に係る補正部分ではないと解され，原告が主張するような解釈が文理上当然に認められるものではないから，原告の主張は採用できない。」
とした。

次に、本件補正を却下した特許庁の処分に誤りはないとした上で、本件補正前の本願発明１の進歩性について争われたが、結局、裁判所は特許庁の判断を支持する結論を下した（詳細は判決文参照）。

そこで、原告は、
「請求項２以下の請求項に係る発明について判断をしていないとして，審決に判断の遺脱がある」
旨主張した。

これに対して、裁判所は、
「特許法は，特許出願の場面においては，一つの特許出願に対して，拒絶査定か特許査定かのいずれかの行政処分をなすべきことを規定していると解することができるのであり，複数の請求項に係る発明が含まれている場合には，そのうちの一つの請求項に係る発明について，特許をすることができないものであるときには，当該出願を拒絶査定することができると解し得る。本件においては，請求項１に係る発明である本願発明１が特許法２９条２項の規定に基づき特許をすることができないものであることは，前記２のとおりであり，そうすると，本件出願は拒絶されるものであるから，本件出願における他の請求項である，請求項２以後の請求項２ないし１４に係る発明について，審決が特許をすることができないものであるかの判断をしなかったことに，原告主張の違法な点はない。」
とした。

【コメント】
補正却下又は拒絶査定は、クレームごとではなく補正書全体又は一つの特許出願に対しての処分である。原告の主張によれば、代理人が誤って補正したらしい。補正が却下され、それが原因で、他のクレームについてした補正が全く生かされず、審決となってしまった。思わず"ゾッ"としてしまう事件である。万が一を考えてわざわざ分割出願しておくという安全策も考える必要があるのかもしれない。

カズサホス（cadusafos）:
有機リン系殺虫剤。アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害することにより殺虫活性を持つ。

2005.01.27 「Vertex v. Guilford」 EPO審決T134/01

ディスクレーマーの許容性（EPOの判断）: EPO審決T134/01

【背景】
本件発明は医薬に有用な化合物（Novel immunosuppressive compounds having an affinity for FK-506 binding protein）のクレーム。ある化合物（especially used as analeptics）を開示した文献(5)による新規性欠如を回避するために、ディスクレーマーを行った。しかし、文献(5)が、ディスクレーマーの要件となるaccidental anticipationに該当するか否かが争われた。

【要旨】
文献(5)は医薬分野、すなわち本件発明と同じ技術分野に属する。従って、文献(5)は、ディスクレーマーが許される要件のうち、accidental anticipationには該当しない。従って、ディスクレーマーはArt.123(2)EPCに反し、認められない。

【コメント】
化合物クレームと公知文献との技術分野が医薬分野として共通していれば（たとえ、具体的な作用メカや医薬用途が異なっていたとしても）、accidental anticipationに該当しないと判断され、ディスクレーマーをすることはできない。
日本には無い要件である。しかもaccidental anticipationは非常に狭く解釈されている。
出願前の新規性調査は念入りに。また、ディスクレーマーに頼らなくても補正できるようにクレーム・明細書には十分な措置を施しておくことに留意すること。

参考：ディスクレーマーの許容性が示されたEPO審決

• 2004.04.08 「PPG v. Saint-Gobain」 EPO審決G01/03



• 2004.04.08 「Genetic system v. Roche」 EPO審決G02/03

2004.04.08 「Genetic system v. Roche」 EPO審決G02/03

ディスクレーマーの許容性（EPOの判断）: EPO審決G02/03

【背景】
異議決定について審判請求された後、ディスクレーマー（除くクレーム補正）はEPC123(2)において許容されるか、許容されるならばそのクライテリアは何なのかについての判断について、拡大審判部に付託された。

【要旨】
明細書に開示のないディスクレーマーは下記の目的であればEPC123(2)に反しない。
(i)post-published prior art（EPC54(3)(4)）と区別するため。
(ii)accidental anticipation（54(2)）と区別するため。
(iii)非技術的理由。
Accidental anticipationは、当業者が本発明をなす際に決して考慮しないであろう本発明から無関係又は程遠い開示を意味する。
また、デイスクレーマーを用いたとしても、ディスクレーマーを含まない基礎出願からの優先権には影響しない。
"Therefore, its introduction is allowable also when drafting and filing the European patent application without affecting the right to priority from the first application, which does not contain the disclaimer."

【コメント】
G01/03とともにディスクレーマーの許容性について判断されている（審決内容はG01/03とG02/03は同じ）。上記要件を満たさなければ、そもそもディスクレーマーは認められない。特に上記(ii)の要件について言えば、進歩性の引例となるような同技術分野の発明を除くディスクレーマーはできないことになる。また、ディスクレーマーは優先権に影響しない。一方、日本においては、ディスクレーマーが許容されているが、その補正後に進歩性が問われることになる。また、審査基準によれば、国内優先権主張の効果について、「後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。」とある。従って、審査基準に示された「除くクレーム」とする補正（デイスクレーマー）は、EPOの判断と同様に、国内優先権には影響しないようである。

参考：審査基準「第ＩＩＩ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、第I節 新規事項、4. 特許請求の範囲の補正 4.2 (4)除くクレーム」 より。

(4) 除くクレーム
「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。

なお、次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。
(i)
請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。
(ii)
請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該「ヒト」のみを除く補正。

(説明)
上記(ⅰ)における「除くクレーム」とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

(注１)「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。
(注２)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。

上記(ii)における「除くクレーム」は、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

このような取扱いとする理由は、以下の通りである。
①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。
②「ヒト」を包含するために、特許法第29条柱書の要件を満たさないか、あるいは同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合、「ヒト」を除く補正をしても、除かれる範囲は明確であり、かつ、これにより当該拒絶の理由が解消される。また、これにより、特許を受けようとする発明が明確でなくなることはない。

2004.04.08 「PPG v. Saint-Gobain」 EPO審決G01/03

ディスクレーマーの許容性（EPOの判断）: EPO審決G01/03

【背景】
異議決定について審判請求された後、ディスクレーマー（除くクレーム補正）はEPC123(2)において許容されるか、許容されるならばそのクライテリアは何なのかについての判断について、拡大審判部に付託された。

【要旨】
明細書に開示のないディスクレーマーは下記の目的であればEPC123(2)に反しない。
(i)post-published prior art（EPC54(3)(4)）と区別するため。
(ii)accidental anticipation（54(2)）と区別するため。
(iii)非技術的理由。
Accidental anticipationは、当業者が本発明をなす際に決して考慮しないであろう本発明から無関係又は程遠い開示を意味する。
また、デイスクレーマーを用いたとしても、ディスクレーマーを含まない基礎出願からの優先権には影響しない。
"Therefore, its introduction is allowable also when drafting and filing the European patent application without affecting the right to priority from the first application, which does not contain the disclaimer."

【コメント】
G02/03とともにディスクレーマーの許容性について判断されている（審決内容はG01/03とG02/03は同じ）。上記要件を満たさなければ、そもそもディスクレーマーは認められない。特に上記(ii)の要件について言えば、進歩性の引例となるような同技術分野の発明を除くディスクレーマーはできないことになる。また、ディスクレーマーは優先権に影響しない。一方、日本においては、ディスクレーマーが許容されているが、その補正後に進歩性が問われることになる。また、審査基準によれば、国内優先権主張の効果について、「後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。」とある。従って、審査基準に示された「除くクレーム」とする補正（デイスクレーマー）は、EPOの判断と同様に、国内優先権には影響しないようである。

参考：審査基準「第ＩＩＩ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、第I節 新規事項、4. 特許請求の範囲の補正 4.2 (4)除くクレーム」 より。

(4) 除くクレーム
「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。

なお、次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。
(i)
請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第１項第３号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。
(ii)
請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該「ヒト」のみを除く補正。

(説明)
上記(ⅰ)における「除くクレーム」とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

(注１)「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。
(注２)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。

上記(ii)における「除くクレーム」は、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

このような取扱いとする理由は、以下の通りである。
①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。
②「ヒト」を包含するために、特許法第29条柱書の要件を満たさないか、あるいは同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合、「ヒト」を除く補正をしても、除かれる範囲は明確であり、かつ、これにより当該拒絶の理由が解消される。また、これにより、特許を受けようとする発明が明確でなくなることはない。

1999.09.21 「Fuji v. Konica事件」 EPO審決T0859/94

複数の置換基リストから置換基をsingle outする補正は許されるか?(EPOの判断): EPO審決T0859/94

【背景】
「Colour photographic material」に関する出願（出願番号85111246.6/公開番号0177765）。異議申立手続中に提出されたクレームの補正が新規事項の追加であり、A123(2)EPCに反するとした異議部の判断に対して、特許権者は審判部へappealした。
請求人（特許権者）は、審判手続きにおいて、new main requestを提出した。

出願当初クレームで問題となった一般式の記載は左記の通りであった。

wherein at least one of R11 and R12 in the formulae (V) and (VI) is an alkyl group of -C(R1R2R3);
R1 is a straight chain or branched chain or cyclic alkyl group;
R2 and R3 each is a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group, an aryl group, ・・・etc;
When R11 and R12 are substituents other than the alkyl group of -C(R1R2R3), said substituents each is a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group,・・・etc;
X is a hydrogen atom, a halogen atom, a carboxy group, a group bonded via an oxygen atom, a group bonded via a nitrogen atom, an arylazo group, or a group bonded via sulfer atom;

補正後（main request）の一般式における変更点は下記のとおりであった。

・両一般式中の6位のR11が-C(R1R2R3)に置き換えられ、R2及びR3は"an alkyl grouop"に限定された。
・R12のリストから"a heterocyclic oxy group"及び"a heterocyclic thio group"が削除された。
・一般式VのXが"a halogen atom"に限定され、一般式VIのXのリストから"a hydrogen atom, a carboxy group, a group bonded via a nitrogen atom and an arylazo group"が削除された。

【要旨】
Catchword
An amendment of a generic chemical formula is not admissible under Article 123(2) EPC if it leads - by deleting meanings of residues - to a particular combination of specific meanings of the respective residues, i.e. to a particular structural feature of the compounds concerned which was not disclosed originally and amounts to an inadmissible singling out of a sub-class of chemical compounds (points 2.4.3 and 2.5 of the Reasons for the Decision).

2.4.3
In the present case, the Appellant's "deletions" amounted - as demonstrated above - to an inadmissible singling out of the specific sub-classes of 6-tertiary-alkyl-pyrazolotriazoles of formulae V and VI encompassed by but not disclosed as such in the application as filed.

請求人（特許権者）は、当業者であれば、tertialy butyl基を有する実施例M-17に基づいて、pyrazolotriazoleの6位にtertiary alkyl基が好ましいと考えるだろうから、R1、R2、R3がalkylである-C(R1R2R3)にR11を限定する補正は許容されるべきで、さらにX及びR12も関係ないと主張した。
しかし、審判部は、「当業者にしてみれば、type V及びtype VIの全ての6-tertiary-butyl化合物をカバーするよう開示した概念の開示が必要であったであろうし、さらに6-primary-alkyl化合物及び6-secondary-alkyl化合物よりも6-tertiary-alkyl化合物が優れているとの結論に至ることが必要があったであろう。しかし、請求人から証拠は示されなかった（point 2.4.1 of the Reasons for the Decision）。」と言及し、請求人（特許権者）の主張を退けた。

補正はA123(2)EPCの下、許容されない。
請求棄却。

【コメント】
医薬に関する発明ではないが、一般式で示された化合物の置換基リストから選択肢を削除する補正において、新規事項追加の判断が厳格に適用された審決。いざというときにA123(2)に違反せずにsub-classのsingling outができるよう、クレーム又は明細書に充分な記載をしておく必要がある。実施例に依拠した概念を抽出した補正に頼るのは避けたほうがよい。

1997.12.16 「Ciba Corning Diagnostics事件」 EPO審決T0615/95

一般化学式から置換基を間引く補正は新規事項の追加か?(EPOの判断): EPO審決T0615/95

【背景】
「Acridinium ester」に関する出願（出願番号89309705.5/公開番号0361817）について、補正が新規事項の追加でありA123(2)EPCに反することを理由に拒絶査定となったことに対して、出願人は審判部へappealした。
右記一般式中の独立した3つの置換基（R4, R8, R6）各々から、選択肢を1つずつ削除する補正（R6は形式上disclaimerだったが）を、審査部はA123(2)EPCに反する、特にR4とR8から水素原子を削除した補正に関しては、"novel selection"へと導くとの判断であった。

【要旨】
審判部の判断
If there are three independent lists of sizeable length specifying distinct meanings for three residues in a generic chemical formula in a claim, then the deletion in each list of one originally disclosed meaning is allowable under Article 123(2) EPC if it does not result in singling out any hitherto not specifically mentioned individual compound or group of compounds, but maintains the remaining subject-matter as a generic group of compounds differing from the original group only by its smaller size. Such shrinking of the generic group of chemical compounds is not objectionable if these deletions do not lead to a particular combination of specific meanings of the respective residues which was not disclosed originally or, in other words, do not generate another invention (see no. 6 of the Reasons for the Decision).
拒絶査定を無効とし、審査部に差し戻した。

【コメント】
EPOでは、新規事項追加の判断において、いわゆる"novelty test"を運用して厳格に適用しているが、一般化学式の独立した複数の置換基各々から、選択肢を1つずつ削除する補正なら許容されるようである。