Summary
発明の名称を「徐放性塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠」とする特許第5919173号に係る本件発明２等に関して、被告（全星薬品工業）の元従業者であった原告が被告に対して提起した職務発明対価請求控訴事件で、知財高裁は、「発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち従来技術にはみられない部分、すなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解するのが相当である」との枠組みを示したうえで、原告が本件発明２の特徴的部分に対して関与をしたということはできず、関与をしたと認めるに足りる証拠もないとして、原告が本件発明２に係る発明者又は共同発明者であると判断した原判決部分を取り消した。
知財高裁が認定した本件発明２の特徴的部分やその部分への原告の関与を確認しながら発明者の適格性の判断を理解することは、発明者認定の実務に有益と考えられる。
１．背景
本件（知財高裁令和5年(ネ)10090）は、被告（全星薬品工業）の元従業者であった原告（Ｘ）が、職務発明（本件発明１（発明の名称を「徐放性経口固形製剤」とする特許第4700480号）及び本件発明２（発明の名称を「徐放性塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠」とする特許第5919173号））をし、本件各発明に係る特許を受ける権利をいずれも被告に承継させたと主張して、被告に対し相当の対価等の支払いを求めた事案である。
原判決（ブログ記事「2023.08.29 「Ｐ１ v. 全星薬品工業」 大阪地裁令和2年(ワ)12107 ― 顧問が共同発明者として認められた塩酸アンブロキソール徐放性OD錠職務発明相当対価請求事件 ―」又は「医薬系特許的判例ブログ年報2023」p206参照）は、本件発明１に係る原告の請求については、相当対価請求権は時効消滅したとして全部棄却し、本件発明２に係る原告の請求については、３８８万８０００円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、原告及び被告は、いずれも自己の敗訴部分を不服として、それぞれ控訴を提起した。
本件は、職務発明に関する相当対価請求事件であるが、医薬品の製剤研究から生じた職務発明について発明者の適格性に争いがあり、知財高裁が認定した本件発明２の特徴的部分やその部分への原告の関与を確認しながら発明者の適格性の判断を理解することは、発明者認定の実務に有益と考えられる。
そこで、本稿では、認定された本件発明２に係る医薬品（本件製品２）の開発経緯、本件発明２の特徴的部分、当該特徴的部分への原告の関与について少し詳しめに確認しながら、原告の発明者適格に関する知財高裁の判断を紹介する。
２．本件製品２の開発経緯
アンブロキソール塩酸塩（Ambroxol Hydrochloride）は気道潤滑去痰剤として、日本では、先発医薬品（商品名: ムコソルバン®）として、1983年5月に錠剤、1987年8月に液剤、1989年6月にシロップ剤、1996年7月に1日1回経口投与の徐放性カプセル剤が承認を得て発売に至った（帝人ファーマが製造販売）。
被告（全星薬品工業）は、その後発医薬品として、1992年7月に錠剤、2002年7月に徐放カプセル剤、そして、2014年6月に徐放性口腔内崩壊錠（本件発明２に係る医薬品「アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ＺＥ」」（以下「本件製品２」という））を上市した。
口腔内崩壊錠（以下「ＯＤ錠」という）は、舌の上にのせると唾液あるいは少量の水分により数十秒で崩壊するため、錠剤やカプセル剤等をうまく飲み込めない高齢者や水分摂取制限を受けている患者にとって有用な剤型のひとつである。
全星薬品株式会社医療関係者向け情報サイト（https://zensei-med.jp/support/ingenuity.html）より
判決文によると、本件製品２の開発経緯は概ね以下のとおりである。
原告が本件発明２の発明者又は共同発明者であるか否かが争点になっていますので、本件発明２に係る本件製品２の開発経緯において、原告がどのような関与をしたのか見てみましょう。
- 原告は、2006年頃、2005年のデータを基に、徐放性製剤の市場調査（剤形追加の際の販売量の変化及び剤形別の売上数量の比較に係る市場調査であり、本件発明２の製剤技術等に関する調査ではない。）を行い、徐放カプセル剤より徐放錠の売上げの方が好調であることを認識し、アンブロキソール塩酸塩の徐放カプセルをＯＤ錠とすれば医療現場から歓迎されると考えた。
- 原告は、2007年4月、製剤技術部長から顧問となった。
- 2007年当時、ＯＤ錠（抗潰瘍薬）に配合される微粒子（腸溶性細粒）の粒子径を３００μｍとすることにより、服用時の口腔内でのザラツキ感を抑えられることや、徐放性のＬカプセルにつき、これが２種類の顆粒（アンブロキソール塩酸塩を含有する速放性顆粒及び徐放性顆粒）から構成されていることが知られていた。
- 原告は、同年7月25日、新製品創出の専属メンバーとなり、さらに、同年8月以降は、製剤開発ＰＪ会議の構成員として、当時国内で販売されていたＯＤ錠のリストアップを行い、アンブロキソール塩酸塩の徐放カプセル剤のＯＤ錠化（以下「本件ＯＤ錠化」という。）を提案するなどした。
- 原告は、同年10月31日付けで文書を作成し、被告に対して、塩酸アンブロキソールのＯＤ錠の開発を推進すべきであると進言した。
- 原告は、同年12月から、本件ＯＤ錠化に関し、瀬踏み実験（微粒子コーティングの実現可能性を確認するための実験）を行った。当該瀬踏み実験は、徐放顆粒の粒子径を２００μｍ以下として溶出実験を行ったところ、既存のカプセル剤の溶出に近い徐放顆粒が得られたというものであった。原告は、同月25日に開催された製剤開発ＰＪ会議において、当該瀬踏み実験の結果について報告するとともに、「今後、徐放顆粒に他の原料を混合して打錠し、錠剤化した場合に溶出に変化が生じるかを検討する」などと発言した。
- 原告は、2008年2月29日、被告の社長等も出席して開催された次期開発品目選定会議において、アンブロキソール塩酸塩につき、販売売上げ見込み等に基づく「普通錠から徐放錠への移行」と題する説明をした。
- 同年4月3日、ステップ１会議が行われ、今後は製剤開発のプロジェクトチーム（以下「本件チーム」という。チームリーダーはＰ２）が中心となって開発検討が進められることとなったが、原告は本件チームのメンバーではなかった。原告は、同会議において、本件発明２に係る特許出願をすることを考えている旨の発言をした。
- 本件チームは、目標製品プロファイルとして①剤形変更（カプセル剤からＯＤ錠とする）、②溶出性（先発製剤と放出機構が類似し、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に定められる９種類の溶出試験条件に適合する製剤とする）、③味・崩壊性（アンブロキソール塩酸塩の不快な味を隠蔽し、口腔内で３０秒以内に崩壊する製剤とする）、④硬度（普通錠同様、取扱いに問題のない製剤とする）の４項目を設定した。そして、ステップ１会議では、製剤設計の技術コンセプトは、コア粒子として結晶セルロース球形顆粒を用い、主薬と水溶性高分子からなる主薬層をコーティングした上に徐放性コーティング層を施して基本構成単位の粒を得、崩壊剤等とともに打錠するというものであること、基本構成単位の大きさはＬカプセルより小さいが、構造は同じであること、製剤設計における留意点は、口腔内崩壊時間に加え、主薬による不快な痺れやザラツキ感に留意し、物理的化学的に安定で、取扱い上で問題のない硬度を有すること等であること、予備製剤化検討の状況から、原薬はメタノールに不安定な恐れがあること等が説明された。また、口腔内でのザラツキ感に関する質問に対し、粒の大きさを３００μｍ以下にしており、問題ないとの回答がなされた。
- 2011年11月10日、本件製品２の治験薬製品標準書（第１版）が制定された。これに記載された製剤処方は、本件発明２の構成要件を満たすものであった。同日、ステップ３会議（２回目）が開催され、製剤の暫定処方、製造方法案、暫定処方製剤の溶出性、安定性試験結果等が報告され、申請用安定性サンプルの製造が承認された。
- 被告は、本件発明２について、原告から特許出願の提案を受けて出願手続を進めることとし、原告が、出願の明細書案を作成し、2012年11月22日、本件特許２に係る特許出願がなされた。
- 2013年2月20日、被告においてステップ４会議が開催され、本件製品２の製造承認申請内容について被告社内の承認を受け、同月27日付けで、製造承認申請がされた。
３．本件発明２
本件発明２は、平均粒子径が小さい放出制御膜を被覆した塩酸アンブロキソール含有微粒子を含み、１回の投与で長時間シグモイド型の薬物放出を続ける塩酸アンブロキソールの徐放性ＯＤ錠に係る発明であり、発明の名称を「徐放性塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠」とする特許第5919173号として登録された。
発明者として記載されている者は、原告、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４及びＰ５であった。
本件特許２の特許請求の範囲の請求項１は以下のとおりである。
【請求項１】
各自塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子および速放性微粒子の混合物へ、少なくとも崩壊剤および滑沢剤を加えて圧縮成形してなる口腔内崩壊錠であって、
前記制御放出微粒子は、
(1) 塩酸アンブロキソールおよび結合剤を含有するコア粒子、
(2) 該コア粒子を被覆する、水不溶性高分子と水溶性高分子のブレンドよりなる放出制御層、
(3) 該放出制御層を被覆する、水溶性ロウ状高分子を含んでいるプロテクト層、
および
(4) 該プロテクト層の外側の、水不溶性高分子および／または水に溶解も膨潤もしない粉末を含む粘着防止層からなり、
前記速放性微粒子は、塩酸アンブロキソールおよび結合剤を含有するコア粒子に、少なくとも塩酸アンブロキソールの一部が胃内で放出されるように水不溶性高分子単独または水溶性高分子とのブレンドで被覆されており、
前記制御放出微粒子および速放性微粒子は３００μｍ以下の平均粒子径を有することを特徴とする塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠。
４．裁判所の判断
知財高裁・第２部（以下「裁判所」と略すこともある）は、原判決と同様に消滅時効の抗弁を容れ、本件発明１に係る原告の請求は全部理由がないものと判断したが、原判決と異なり、原告が本件発明２の発明者又は共同発明者であるとは認めず、本件発明２に係る原告の請求も全部理由がないと判断した。
１ 被告の控訴に基づき、原判決中、被告敗訴部分を取り消す。
２ 上記の部分につき、原告の請求を棄却する。
３ 原告の控訴を棄却する。
４ 訴訟費用は第１、２審とも原告の負担とする。
原判決と異なる結論となった、原告が本件発明２の発明者又は共同発明者であるか（争点２－１）についての裁判所の判断を紹介する。
裁判所は、まず、原告が発明者又は共同発明者であるか否かついての判断の枠組みを以下のように述べた。
「特許法２条１項は、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち、技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該技術が属する技術分野における当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であるから（最高裁昭和５２年１０月１３日第一小法廷判決（昭和４９年（行ツ）第１０７号）民集３１巻６号８０５頁）、発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当業者が当該技術的思想を実施することができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。
そして、ある者が発明者であるというためには、必ずしも発明に至る全ての過程に一人で関与することを要するものではなく、当該過程に共同で関与することでも足りるというべきであるが、当該者が共同発明者であるというためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要するものと解される。この場合において、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち従来技術にはみられない部分、すなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解するのが相当である。」
「発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち従来技術にはみられない部分、すなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解する」と判示した点がポイントですね。
以上を踏まえ、裁判所は、本件発明２の特徴的部分は何か、そして、その部分への原告の関与があるか否かについて検討した。
（１）本件発明２の特徴的部分
カプセル剤は、高齢者や小児のような嚥下力の弱い患者には不向きであり、水なしで容易に服用することができるＯＤ錠が望ましいという状況を踏まえ、薬物含有粒子の平均粒子径が比較的小さく、１回の投与で長時間にわたってシグモイド型の薬物放出を続けるという従来の塩酸アンブロキソールの徐放性カプセル剤の溶出規格に合致する溶出特性を示す塩酸アンブロキソールのＯＤ錠を開発することが課題とされていた。
裁判所は、その課題を解決するためには次の①から③までの構成をとることが重要であるとされいていたと認定した。
- ①塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子及び速放性微粒子（以下、この２種類の微粒子を併せて「制御放出微粒子等」という。）の混合物を配合すること（構成①）
- ②口腔内におけるザラツキ感を少なくし、水なしで嚥下することができるようにするため、制御放出微粒子等の平均粒子径を３００μｍ以下とすること（構成②）
- ③ＯＤ錠が従来のカプセル剤の溶出規格に合致する溶出特性（シグモイド型溶出）を示すように、制御放出微粒子等及びこれらを配合したＯＤ錠の各成分や構造を設定すること（構成③）
また、原告は次の構成④も本件発明２の特徴的部分であると主張するが、被告はこれを争っていない。
- ④錠剤を製造する過程の加圧圧縮操作に対し割れにくいプロテクト層を形成したこと（構成④）
ア 構成①及び②
徐放性のＬカプセルにつき、これが２種類の顆粒（アンブロキソール塩酸塩を含有する速放性顆粒及び徐放性顆粒）から構成されていることや、ＯＤ錠に配合される微粒子の粒子径を３００μｍとすることにより、服用時の口腔内でのザラツキ感を抑えられることは、従来技術として知られていた。
従って、裁判所は、構成①及び②は、いずれも当業者に知られていたものと認められ、従来技術にみられた構成であって本件発明２に特有の課題解決手段であるということはできないから本件発明２の特徴的部分ではないとした。
イ 構成③及び④
裁判所は、本件発明２に特有の課題解決手段を基礎付ける部分（従来技術にはみられない部分）は、構成①及び②を満たした上で、構成③及び④を実現したこと（以下、構成③及び④を併せて「本件各部分」という。）であると認めるのが相当であるとし、構成③及び④は、本件発明２の特徴的部分であるとした。
（２）特徴的部分への原告の関与
裁判所は、本件発明２の特徴的部分（本件各部分）への原告の関与について、
「原告が本件発明２に係る発明者（又は共同発明者）であるというためには、・・・課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、本件各部分の完成に創作的に寄与することを要するところ、当該着想は、具体的な発明の完成に向けられたものである以上、単に課題を抽象的に想起するだけでは足りず、課題及びその解決のための手段又は方法を具体的に認識することを要するものと解するのが相当である。」
と述べて、以下のとおり検討した。
- 市場調査等に基づいて本件ＯＤ錠化を提案するなどした原告の行為は、その内容に照らし、新製剤の企画や方向性に関する提案であり、経営判断に資するものではあっても、課題及びその解決のための手段又は方法に関する具体的提案ではないから、構成③又は構成④のいずれに対する関与であるとも認めることはできない（なお、本件ＯＤ錠化は、塩酸アンブロキソールに係る医薬品の開発に関し、2007年当時に知られていた手法の一つであり、特段新規の開発方針ではなかったというべきである。）。
- 本件ＯＤ錠化に関して瀬踏み実験を行った原告の行為についてみるに、当該瀬踏み実験は、「徐放顆粒の粒子径を２００μｍ以下として溶出実験を行ったところ、既存のカプセル剤の溶出に近い徐放顆粒が得られた」というものにすぎず、原告において、制御放出微粒子等及びこれらを配合したＯＤ錠の各成分や構造を設定するための具体的な方法を認識するなどしたとはいえないから、当該瀬踏み実験の実施をもって、原告が構成③に係る着想及びその具体化の過程において創作的な寄与をしたものと認めることはできない。その他、当該瀬踏み実験の内容に照らし、当該瀬踏み実験を行った原告の行為が本件各部分に対する関与であると認めることはできない。
- 「今後、徐放顆粒に他の原料を混合して打錠し、錠剤化した場合に溶出に変化が生じるかを検討する」などと発言した原告の行為も、その発言の内容に照らし、原告において、制御放出微粒子等及びこれらを配合したＯＤ錠の各成分や構造を設定するための具体的な方法を認識するなどしたとはいえないから、当該発言をもって、原告が構成③に係る着想及びその具体化の過程において創作的な寄与をしたものと認めることはできない。その他、当該発言の内容に照らし、当該発言を行った原告の行為が本件各部分に対する関与であると認めることはできない。
- 本件発明２に係る特許出願をすることを考えている旨の発言をした原告の行為及び当該特許出願をするよう提案した原告の行為が本件各部分に対する原告の関与であると認められないことは明らかであるし、当該特許出願に係る明細書の案を作成した原告の行為についても、当該行為のみをもって直ちに、本件各部分に対する原告の関与があったものと認めることはできない。
- その他、原告が本件チームの行う試験・実験に関与していたことを認めるに足りる主張立証はなく、原告が本件各部分に対して関与をしたものと認めるに足りる的確な証拠はない。
以上のとおりであるから、裁判所は、原告が本件発明２の特徴的部分（本件各部分）に対して関与をしたということはできず、その他、原告が本件各部分に対して関与をしたものと認めるに足りる証拠もないとして、原告が本件発明２に係る発明者又は共同発明者であると認めることはできないと判断した。
５．コメント
知財高裁は、「共同発明者であるというためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要するものと解される。この場合において、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち従来技術にはみられない部分、すなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解するのが相当である。」との枠組みを示したうえで、本件発明２に係る特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、構成①又は②は従来技術にみられた部分であり、構成③又は④（本件各部分）は従来技術にはみられない部分（発明の特徴的部分、すなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分）として仕分けした。
そして、原告の行為は、従来技術にみられた部分である構成①又は②への関与はあったかもしれないが、従来技術にはみられない構成③又は④（本件各部分）については課題及びその解決のための手段又は方法を具体的に認識できる程度にその完成に創作的に寄与したとは認めることはできないと判断された。
「従来技術にはみられない部分」を発明の特徴的部分とする以上、「従来技術にみられた部分」への関与、すなわち、少なくとも新規性が満たされていない発明の構成への関与にとどまるだけの者は、発明者又は共同発明者として認められない、と言い換えることができるだろう。
（１）原判決と判断が異なった理由
知財高裁は、原判決とは異なり、原告が本件発明２の発明者又は共同発明者であると認めず、本件発明２に係る原告の請求も全部理由がないものと判断した。
原判決において、大阪地裁（第21民事部）は、本件発明２の特徴的部分は、少なくとも、下記①ないし③の点にあると認め、
- ①各自高含量の塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子と速放性微粒子を混合させたこと
- ②錠剤を小型化するために制御放出微粒子の平均粒子径を３００μm 以下とするために工夫をなしたこと
- ③錠剤を製造する過程の加圧圧縮操作に対し割れにくいプロテクト層を形成したこと
以下のとおり述べて、原告は、少なくとも上記①の特徴的部分の着想をしたといえ、原告は本件発明２の発明者であると判断した。
「・・・認定事実によれば、原告は、先発医薬品であるＬカプセル等の服用上の問題点を認識し、カプセル錠よりＯＤ錠の需要が多いことを調査した上で、アンブロキソール塩酸塩の口腔内崩壊錠であるＯＤ錠の開発を発想し、他社製品の調査や技術的検討を行った上で、その開発をＰＪ会議で提案し、平成２０年２月２９日の次期開発品目選定会議までの間のＰＪ会議にすべて出席し、ＯＤ錠化に関する瀬踏み実験にも関与して、微粒子コーティングの実現可能性を一定程度具体化させ、同選定会議において正式な開発承認を獲得するに至っている。そうすると、原告は、少なくとも上記アの①の本件発明２の特徴的部分の着想をしたといえる。したがって、原告は、この点のみをもっても、本件発明２の発明者であると認められる。」
原審において、被告は、構成①は公知の構成であるから発明の特徴的部分に該当しない旨の主張をしたが、大阪地裁は、この点についてあまり重要視しなかったように見受けられる（ブログ記事「2023.08.29 「Ｐ１ v. 全星薬品工業」 大阪地裁令和2年(ワ)12107 ― 顧問が共同発明者として認められた塩酸アンブロキソール徐放性OD錠職務発明相当対価請求事件 ―」又は「医薬系特許的判例ブログ年報2023」p206参照）。
しかし、知財高裁は、大阪地裁が発明の特徴的部分であるとした上記①（本判決における構成①に相当）は、そもそも従来技術にみられた構成であって本件発明２に特有の課題解決手段であるということはできないと認定している。
原判決と本判決とで判断が異なった理由は、発明者の適格性の前提となる発明の特徴的部分の認定の違い、すなわち、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち構成①が従来技術にはみられない部分か否かの認定の違いにあった。
「従来技術にはみられない部分」か否かで発明の特徴的部分を認定したうえで発明者の適格性を判断した判決は知財高裁及び地裁含めて複数あり、例えば、知財高判平成19年7月30日判決（平成18年(行ケ)第10048号）は以下のように判示している。
「発明者とは，特許請求の範囲に記載された発明について，その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を発想し，完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば，その者のみが発明者となるが，その過程に複数の者が関与した場合には，当該過程において発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者が発明者となり，そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者（共同発明者）となる。ここで，発明の特徴的部分とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいう。けだし，特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分の完成に寄与した者でなければ，発明者ということはできないというべきだからである。」
本件において知財高裁が判示した判断の枠組みは、上記判決の判示と内容としては同じであることがわかる。
（２）従来技術にみられた部分に貢献しただけの者
医薬分野の発明者の適格性が争われた過去の事件で、本判決のように発明の特徴的部分を「従来技術にみられた部分」か「従来技術にはみられない部分」かで仕分けて判断した事件として、「ゴードン フリーマン v. 小野薬品工業・本庶佑」無効審判請求事件（無効2020-800088; 無効2020-800089; 無効2020-800090; 無効2020-800091; 無効2020-800092）を紹介する。
本庶佑氏及び小野薬品工業が特許権者である抗ＰＤ－１抗体等に関する特許（いわゆる「本庶特許」）の共同発明者を巡る米国での裁判で共同発明者として追加が認められたゴードン・フリーマン氏（ダナ・ファーバー癌研究所）が、共同出願違反（特許法38条規定違反）を理由に日本の5件の「本庶特許」の無効を求めた審判請求事件において、2022年5月27日、特許庁（審判合議体）は、いずれの「本庶特許」に係る発明においてもゴードン・フリーマン氏は共同発明者には該当せず、従って「本庶特許」は共同出願違反により無効とされるべきとはいえないと判断して、ゴードン・フリーマン氏による審判の請求は成り立たないとの審決を下した（ブログ記事「抗PD-1抗体に関する本庶特許の発明者を巡る米国での裁判、そして日本・・・（６）」参照）。
この事件は、審決の取消しを求めて知財高裁に出訴されたものの、その後、和解により取り下げられたが（ブログ記事「小野薬品工業、BMS社、ダナ・ファーバー癌研究所 抗PD-1/PD-L1抗体関連特許に関する全世界での訴訟で全面的和解へ」参照）、この特許庁による審決は、従来技術にみられた部分の関与のみでは発明者に該当しないとした医薬系の事例として参考になる。
特許庁は、
「請求人が本件発明の発明者といえるためには、本件発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）（以下単に、「技術的思想」という。）を着想し、又はその具体化に創作的に関与した者でなければならない。そして、本件発明の技術的思想とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分をいう。・・・特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあり、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分の完成に寄与した者でなければ、発明者ということはできないからである（東京地判平成２７年１０月３０日判決（平成２５年（ワ）第３２３９４号）。」
と述べたうえで、
「本件発明１の従来技術又は前提となる技術に相当するものであって、本件発明１の上記技術的思想を構成するものではない。したがって、本件発明１の上記技術的思想の従来技術又は前提となる技術に関して、請求人が個々の実験を遂行した者であったとしても、請求人が本件発明１の上記技術的思想の着想又はその具体化に創作的に関与した者であったとはいえない。・・・公知の従来技術に対する関与は請求人が共同発明者であることを基礎付けるものにはなり得ない。仮に、請求人が公知となった従来技術に対する関与があったとしても、それは本件発明１の上記技術的思想の着想及びその具体化における創作的な関与とはいえない。」
と審決した。
米国と日本との間で共同発明者の判断が異なった理由の一つは、共同発明者であるかどうかを判断する際に、その者が発明を特許可能なものとするために貢献したかどうかは関係ないものとして判断した米国CAFC判決（ブログ記事「抗PD-1抗体に関する本庶特許の発明者を巡る米国での裁判、そして日本・・・（３）」参照）とは異なり、日本では、従来技術にはみられない部分を発明の特徴的部分とする以上、従来技術・前提技術に関して貢献しただけの者は共同発明者であることを基礎付けるものにはなり得ない、すなわち、発明を特許可能なものとするために貢献していることが重要、と判断していることにあると考えられる。
（３）適切な社内プロセスを確立する責任
原告は、被告の元製剤技術部長又は顧問として、本件チームのメンバーに対して指導的な立場にあり、本件製品２の開発に積極的に関与してきたが、本件発明２についての発明者適格は否定された。
いわゆる管理者だから自動的に発明者適格が認められない・・・というものではないが、管理者であった者の発明者適格が否定された過去の製薬分野での裁判例は複数ある。それらの理由は、本件と同様に、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与（または現実に加担）していたと認められなかったことにある。
例えば、医薬製剤の発明者認定において、着想よりも実験に基づいた創作を重視する観点が示された「フィルムコーティングを施した分割錠剤」事件判決がある。この事件でも、上司であった原告の発明者適格が問題とされた（ブログ記事「2006.03.29 「X v. ファイザー」 知財高裁平成17年(ネ)10117」参照）。
また、管理者を務めていた者にすぎず技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者ということができない者は発明者ではないと判断した「成分の分析方法」事件判決がある（ブログ記事「2012.03.29 「A v. 和光純薬」 東京地裁平成22年(ワ)2535」参照）。
一般的に、社内での発明者認定に際して、チーム内のメンバー同士の横の関係よりも、上席者が共同発明者になるかどうかという縦の関係について検討するほうが難しいことがある。これは、日本の職場文化において、上席者が共同発明者として名乗り出た場合、他の共同発明者が上下関係や年功序列を気にしてその発明者適格について疑問を提起することをためらう傾向があるからである。
控訴審で被告は勝訴したとはいえ、本件発明２については被告による出願時の発明者の認定に誤りがあったことが明らかとなった（原告は共同発明者ではなかった）。したがって、被告としてもこの判決をもって単に一件落着とは言えないだろう。被告は、本件を教訓として、過去の他の特許における発明者認定の適切性や今後の発明者認定プロセスの改善に取り組む必要があろう（既に取り組み済でおられるに違いない）。
企業は、従業員の不満を解消し、公正な発明者認定を行い、納得感を提供するために、適切な社内プロセスを確立する責任がある。この実行責任は知的財産部門にある。
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