2006.10.17 「X v. 日立製作所」 最高裁平成16年(受)781

職務発明 – 外国特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求: 最高裁平成16年(受)781

【背景】

原告Xは、職務発明について、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利を使用者に譲渡したことにつき、使用者に対し、特35条所定の相当の対価の支払を求めた。日立は、外国特許に基づき、複数の企業との間で実施許諾契約を締結し、その実施料を収受するなどして利益を得ていた。

【要旨】

「従業者等が特35条1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において，当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。」

【コメント】

最高裁は以下のように述べ、

「本件譲渡契約に基づく特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については，その対象となる権利が我が国及び外国の特許を受ける権利である点において渉外的要素を含むため，その準拠法を決定する必要があるところ，本件譲渡契約は，日本法人である上告人と，我が国に在住して上告人の従業員として勤務していた日本人である被上告人とが，被上告人がした職務発明について我が国で締結したものであり，上告人と被上告人との間には，本件譲渡契約の成立及び効力の準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められるから，法例７条１項の規定により，その準拠法は，外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題を含めて，我が国の法律である。」

外国の特許を受ける権利である点において渉外的要素を含むため、その準拠法を決定する必要があると判示している。

本件では、

「被上告人は，上告人との間の雇用関係に基づいて特許法３５条１項所定の職務発明に該当する本件各発明をし，それによって生じたアメリカ合衆国，イギリス，フランス，オランダ等の各外国の特許を受ける権利を，我が国の特許を受ける権利と共に上告人に譲渡したというのである。」

との事実を前提に、

「各外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については，同条３項及び４項の規定が類推適用され，被上告人は，上告人に対し，上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても，同条３項に基づく同条４項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべきである。」

との結論に至ったわけである。

従業者は、使用者に職務発明に係る外国特許を受ける権利を譲渡したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

しかし、その前提となる外国の特許を受ける権利を譲渡したかどうかは実務上重要である。日本の特許を受ける権利は日本法に準拠できるだろうが、外国についてはそうはいかない。外国の特許を受ける権利の譲渡は明確に書面として残すことが使用者・従業者双方にとってその後の争いを避けるために重要であることに変わりはない。