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2026.03.24 「ブロード研究所・MIT・ハーバード大学 v. ツールゲン」 知財高裁令和7年(行ケ)10019 ― パリ優先権承継は“証明”の問題か:書面なき承継が示す実務リスク

Summary

本判決(知財高裁令和7年(行ケ)10019)は、CRISPR/Cas9技術を巡る国際的特許紛争の一環として、日本においてパリ優先権の帰属が正面から争われた稀有な事例である。

知財高裁は、米国仮出願に基づくパリ優先権の承継について、承継書面の不存在のみを理由として直ちにこれを否定することはできないとし、当事者の認識や行動等の事情を総合的に評価することにより、後出願時点において承継が成立していたと認定した。その結果、第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張を否定して特許を無効とした審決は取り消された。

もっとも、本判決は承継要件を緩和するものではない。むしろ、優先権承継の成否が、書面の有無に代えて、個別事案における事実関係の立証に大きく依存し得ること、すなわち当該問題が本質的に「証明の問題」として現れることを示した点に重要な意義がある。

このような証明構造の下では、当事者間の関係や紛争の有無といった事情により結論が左右され得るため、優先権の帰属は不安定な基盤に委ねられることになる。したがって、本判決は「書面がなくても足りる場合がある」ことを示すものではなく、むしろ書面を欠く場合に生じ得る実務上のリスクを具体的に顕在化させたものと理解すべきである。

本稿では、このような観点から本判決の判断構造を整理した上で、欧州実務(G 1/22・G 2/22)との比較、準拠法の問題との関係、ならびに医薬・バイオ分野における国際出願実務への含意を検討する。

☕AIアシスタントたちのおしゃべりコーヒータイム

おや、ピポとミャオが何かおしゃべりしているようですよ・・・

ピポ
ピポ

この判決って、「書面なくても優先権の承継が認められる場合がある」ってこと?

ミャオ
ミャオ

うーん、逆に書面の大切さが再認識されたように感じますね⋯例えば、ピポせんぱいが『ケーキ優先予約しといたから買ってきて。お金も渡すから』って言って、私が取りに行ったとするじゃないですか

ピポ
ピポ

うん

ミャオ
ミャオ

(店員風)『お支払いは問題ございませんが…本当にご予約者様の代理としてお越しでしょうか?』って聞かれたらどうします?

ピポ
ピポ

あ…証明できないかも

ミャオ
ミャオ

はい。ケーキを買うお金(=特許を受ける権利)はあるけど、「予約して並ばずに買える権利」(=優先権)をちゃんともらってるかは別問題なんですよ

ピポ
ピポ

今回の話そのままだな…

ミャオ
ミャオ

今回は『まあ、頼まれてたって事情があるようだし、OKでいいでしょう』って、並ばずに予約枠で買えました。でも欧州のお店だと…

ミャオ
ミャオ

(並んで待っているお客)『お前ら昨日ケンカしてたやんけ。ほんまに頼まれて来たんか?証拠ないんやったら後ろ並びや!』

ピポ
ピポ

終了…(なぜ関西風…)

ミャオ
ミャオ

結論。お金だけじゃなく、念のために『予約使っていいよ』って紙(承継書面)もちゃんともらっときましょう

ピポ
ピポ

ケーキで学ぶ優先権…深いな

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1.背景

本判決(知財高裁令和7年(行ケ)10019)は、CRISPR/Cas9技術を巡る国際的特許紛争の一環として、日本においてもパリ優先権の帰属が正面から争われた極めて稀有な事例である。

パリ条約に基づく優先権は、優先権の基礎となる出願(基礎出願)の「出願人又はその承継人」に帰属する独立の手続的権利であり、特許を受ける権利とは別個の概念である。したがって、基礎出願の出願人と、その優先権を主張する後の出願(後出願)の出願人が異なる場合には、後出願時点までに優先権の承継が適法に完了していることが必要となる。

もっとも、パリ条約は承継の方式や形式について明文の規定を置いていない。このため、優先権承継の成否は、最終的には各国法の下での事実認定及び証明の問題として現れることになる。

本件特許(特許第6203879号)の基礎となるPCT出願(PCT/US2013/74819)は、複数の米国仮出願(第1から第12基礎出願)を優先権主張の基礎としている。このうち、第1及び第2基礎出願の出願人の一人であったD博士(発明者)の権利はロックフェラー大学に帰属していた。

したがって、これら基礎出願に基づく優先権主張が適法と認められるためには、本件PCT出願の出願人であるブロード研究所、MIT及びハーバード大学(原告ら)が、ロックフェラー大学から当該優先権を適法に承継していること、すなわちパリ条約第4条A.(1)にいう「承継人」に該当することが必要であった。

これに対し原告らは、ロックフェラー大学からブロード研究所へ優先権の譲渡があったと主張したが、特許庁は、これを裏付ける書面が存在しないことを重視し、承継の立証が不十分であると判断した。その結果、原告らは第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受することができないとされ、本件特許は新規性・進歩性欠如により無効とされた(無効2022-800080号)。

原告らはこれを不服として審決取消訴訟を提起した。

本件の背景には、ロックフェラー大学とブロード研究所との間で発明者に関する紛争が生じ、複数の基礎出願及び複数のPCT出願に関して、多数の発明者と研究機関が関与する複雑な権利関係が形成されていた事情がある。実際、2018年には、本件PCT出願を含む出願群の取扱いについて、両者間で仲裁手続が行われている(2018.01.18 ブロード研究所 press release “The Rockefeller University and Broad Institute of MIT and Harvard announce update to CRISPR-Cas9 portfolio filed by Broad“参照)。

本稿では、これらの詳細な経緯には立ち入らず、優先権承継の成否に関する本判決の判断構造に焦点を当てて検討する。

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2.本判決の判断枠組み

本判決の理解に当たっては、まずパリ条約の優先権(Right of Priority)制度の基本構造を確認する必要がある。

パリ条約第4条A.(1)に定められている優先権は、基礎出願の「出願人又はその承継人」に帰属する独立の手続的権利であり、特許を受ける権利とは別個の概念である。

Article 4

A.(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

(日本語訳)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。

Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967は、優先権の譲渡性とその性質について以下のように説明している。この記述を理解する上でのポイントは、「特許を受ける権利(出願そのもの)」と「優先権(有利な日付を主張する権利)」は別々に動かせるという点にある。

“The right of priority may be transferred to a successor in title independently of the transfer or non-transfer of the first application on which it is based. and which can therefore remain with the original applicant or be transferred to a third person.  The right of priority based on a first application can also be transferred independently for one or more countries of the Union. It remains an independent right until, during. the period of its duration, it is used as the basis for an application in one or more countries of the Union, in which case it becomes an accessory of such application.”(日本語訳)「優先権は,優先権の基礎となった最初の出願を移転したかしないかということとは無関係に承継人に移転できる。したがってこの最初の出願を当初の出願人に残しておくこともまたは第3者に移転することもできる。最初の出願に基づく優先権もまた独立に 1以上の同盟国に移転できる。優先権は,以上の同盟国に出願の基礎として用いられるまで,その期間中は,独立の権利であり,出願の基礎として用いられたときにその出願の付属物となる。」

したがって、基礎出願の出願人と、その優先権を主張したい後の出願(後出願)の出願人が異なる場合には、後出願時点までに優先権の承継が適法に完了していることが要件となる。

パリ条約第4条A.(1)は、優先権の主体を「出願人又はその承継人」と定めるにとどまり、承継の方法や形式については明文の規定を置いていない。このため、優先権承継の成否は、最終的には各国法の下における事実認定及び証明の問題として処理されることになる。

この点を前提として、本件における特許庁と裁判所の判断枠組みを対比すると、その差異は明確である。

特許庁(審判部)は、ロックフェラー大学からブロード研究所への承継を裏付ける書面が存在しないことを重視し、承継の立証が不十分であるとして優先権を否定した。これは、直接証拠の欠缺を重視し、これがない限り承継を認めないという、いわば形式的な証明評価に基づく判断である。

これに対し、知財高裁(第3部)(以下「裁判所」)は、承継書面の不存在という事情のみから直ちに承継を否定すべきではないとの立場を明確にし、優先権承継の有無はあくまで事実認定の問題として判断した。そして、当事者間の認識の一致、紛争の不存在、及び出願実務における行動の一貫性といった間接事実を総合評価することにより、本件PCT出願時点において承継がされていたと認定した。

その結果、原告らは第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受することができないとした審決は誤りであるとして、これを取り消した。

すなわち裁判所は、以下のような間接事実を重層的に積み上げることで、承継の存在を基礎づけたと理解される。

  • ロックフェラー大学とブロード研究所の間で、本件PCT出願時点までに譲渡が行われていたとの認識が一致していたこと
  • 当該譲渡に関し、特段の紛争が存在しなかったこと
  • 当事者の行動・出願実務の運用から、当事者が「承継が完了していること」を前提に行動していたという黙示の承継合意が存在すると評価し得ること

重要なのは、これらは承継契約の成立を直接基礎づけるものというよりも、当事者の行動から承継の事実を推認させる事情として評価されている点である。

したがって、本判決は、「書面がなくても承継が認められる」という一般的ルールを示したものではない。むしろ、優先権承継の成否は、直接証拠の有無のみによって機械的に決せられるものではなく、間接事実の積み重ねによっても認定し得ることを確認したものと位置づけるべきである。

もっとも、このような認定は、当事者間の認識の一致や紛争の不存在といった事情に大きく依存するものであり、当該事情が欠ける場合には、同様の結論に至る保証はない。言い換えれば、直接証拠を欠く場合には、優先権承継の成否が高度に事実認定に委ねられることとなり、その帰趨は不安定なものとならざるを得ない。

以上から、本判決は、承継要件そのものを緩和したものではなく、優先権承継の存否を基礎づける証明構造を示したものと理解するのが相当である。

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3.欧州実務との決定的差異

本判決を検討する上で避けて通れないのが、欧州特許庁(EPO)における優先権承継の取扱いとの対比である。

従来、欧州実務においては、優先権承継について極めて厳格な立場が採られてきた。すなわち、後出願時点において優先権が適法に承継されていることが厳格に要求され、その立証には書面による証拠が事実上不可欠とされてきた。この枠組みの下、承継の立証不備により無効とされた象徴的な異議申立事件(T 0844/18)こそが、本件PCT出願に由来する欧州特許(EP2771468)である。

しかしながら、2023年のEPO拡大審判部決定(G 1/22G 2/22)は、この従来の実務に重要な調整を加えた。同決定は、後出願において優先権が主張されているという事実から、出願人が当該優先権について正当な権原を有しているとする「反証可能な推定」を導入したものである。この考え方は、EPO審査基準(EPO Guidelines A‑XII, 5.4)にも反映されている。

この結果、欧州においては、形式的な書面が存在しない場合であっても、反証がない限り承継は肯定されるという運用が採られるに至っている。

もっとも、この変化は優先権承継の要件そのものを緩和したものではなく、あくまで立証の在り方に関する制度的調整にとどまる点に注意が必要である。すなわち、承継が後出願時点までに完了していること自体は依然として必要であり、また、当事者間の紛争や矛盾する証拠が存在すれば、この推定は容易に覆り得る。

このように、欧州実務は形式的要件の厳格性を維持しつつも、証明負担の分配を調整することにより、一定の柔軟性を制度的に確保していると評価できる。

これに対し、本判決における日本のアプローチは異なる構造を採る。

すなわち、欧州が「推定」という法的手法により立証責任を相手方に転換するのに対し、本件では、承継の立証責任は引き続き特許権者側にあることを前提としつつ、間接事実の総合評価という事実認定の枠組みにより承継の存在を認定している。

言い換えれば、両者はともに優先権承継の「証明」という同一の問題に向き合っているが、

  • 欧州は、推定という制度的手段により証明負担を調整するアプローチ
  • 日本(本件)は、個別事案における証拠評価により承継の有無を認定するアプローチ

を採っている点に本質的な差異がある。

したがって、本判決から、欧州のように「優先権を主張している以上、承継があったと推定される」といった一般的な手続的ルールが導かれるものではない。日本においては、依然として、承継の事実をいかに立証するかという問題は特許権者側に残されており、その立証は、場合によっては間接事実の積み重ねに依拠せざるを得ない。

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4.米国仮出願の位置づけ

本件の背景として、基礎出願が米国仮出願である点には一定の考慮が必要である。

米国仮出願は、方式面において柔軟な制度であり、宣言書(Oath/Declaration)や発明者の署名を要しないほか、出願人の特定についても簡易な取扱いが許容されている。また、出願データシート(ADS)が提出されない場合には、実務上、発明者がそのまま出願人として取り扱われることがある(本件でも、出願時点の発明者4名がそのまま出願人とされていた)。

このような制度構造の下では、仮出願段階では発明者が出願人となり、その後のPCT出願等において企業等が出願人となるという形態が生じやすい。その結果、後出願において優先権を適法に主張するためには、基礎出願の出願人である全発明者から後出願人への優先権承継が問題となる。

すなわち、米国仮出願は出願手続の簡便性を確保する一方で、優先権承継の観点からは、権利帰属の連続性が形式的に整理されないまま後出願に至るリスクを内在させている。

本件においても、裁判所が米国法を直接適用したわけではないものの、このような制度的背景の下で形成された当事者の行動や認識が、承継の有無に関する事実認定において一定の意味を持ったことは否定できない。すなわち、権利帰属関係が形式的に明確化されていない状況であっても、当事者の一貫した行動や認識の積み重ねを通じて、承継の存在が推認され得る余地が生じる構造にある。

もっとも、この点は、米国仮出願に基づく優先権承継一般について、柔軟な判断が許容されることを意味するものではない。本判決は、あくまで個別事案における証拠評価の結果として承継の存在を認定したにとどまり、特定の法的基準を緩和したものではない。

したがって、米国仮出願を基礎とする場合であっても、優先権承継について明示的な書面により整理しておく必要性が減少するものではなく、むしろ制度構造上その重要性は一層高いといえる。

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5.外国における特許を受ける権利の承継議論からの示唆

優先権承継の成否判断の困難性を理解する上で示唆的であるのが、外国における「特許を受ける権利」の承継を巡る議論である。

2016年4月22日に経済産業省から告示された特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)(指針に関するQ&A Q20)においては、外国における特許を受ける権利の取得は当事者間の契約に委ねられるべきものとされている。また、産業構造審議会においても、外国における権利の承継の有無や時期は最終的に各国法に依拠せざるを得ないため、特許法上これを一律に規律することは困難であると整理されている(2003.06.03 産業構造審議会 知的財産分科会 第9回特許制度小委員会 資料3「職務発明に係る外国特許権等の取扱いについて」及び2003.12 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」参照)。

このような整理は、パリ条約に基づく優先権にも基本的に妥当する。すなわち、優先権は特許を受ける権利とは別個の法的性質を有するものの、「出願人又はその承継人」に帰属する以上、その承継の成否は単一の法体系により一義的に決せられるものではない。

より具体的には、優先権承継に関する問題は、少なくとも以下の複数のレイヤーに分解して把握する必要がある。

  • 承継行為(契約)の有効性(契約準拠法)
  • 権利の帰属及び移転の効力(各国特許法)
  • 優先権主張の手続的適格(出願国法)

パリ条約は承継の方法や形式について明文の規定を置いていないため、これらの問題は、それぞれの性質に応じて異なる法体系に依拠して判断されることになる(Lundstedt, L. (2024). The law applicable to the right of priority from a European perspective. Journal of Private International Law, 20(2), 364–390. https://doi.org/10.1080/17441048.2024.2377402参照)。

このように、優先権承継は本来的に複合的な準拠法問題を内包するが、本判決はこの点について明示的に準拠法を特定することなく、当事者の行動や認識といった事情を基礎とする事実認定により承継の有無を判断している。

すなわち、本判決は、複雑な準拠法の選択問題に正面から立ち入るのではなく、証拠評価の枠組みにより承継の存在を認定するという方法を採用していると理解することができる。この点は、国際私法的な観点からは一種の「回避」とも評価し得るが、実務上は、優先権承継の問題が最終的に証明の問題として現れることを示しているともいえる。

日本においては、優先権承継の成否が独立の争点として顕在化した裁判例は多くないが、本判決は、このような複合的問題が顕在化した場合に、最終的にどのような判断枠組みが採られ得るかを具体的に示した点に意義がある。

そして、このことは実務的にも重要な含意を有する。すなわち、優先権承継が争われた場合には、単に契約の有効性を主張するだけでは足りず、当事者の行動や認識を含めた総合的な事実関係に基づき、承継の存在を立証する必要があることになる。

したがって、優先権承継に関するリスクを回避するためには、準拠法の複雑性に依存した事後的な立証に委ねるのではなく、あらかじめ承継関係を明示的かつ書面により整理しておくことが極めて重要である。

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6.本判決の意義

本判決は、優先権承継に関する書面が存在しない場合であっても、当事者の認識や行動といった間接事実の総合評価により、承継の存在が認定され得ることを示した点に意義がある。

もっとも、これは承継要件そのものを緩和したものではなく、優先権承継の成否が最終的には証明の問題として処理され得ることを明らかにしたものと理解すべきである。

すなわち、書面等の直接証拠を欠く場合には、当事者間の認識の一致、紛争の不存在、行動の一貫性といった事情を総合的に評価するほかなく、その帰趨は個別事案における事実認定に大きく依存することとなる。そして、このような事情は、後発的にコントロールすることが困難であり、また一度紛争が顕在化すれば容易に崩れ得る不安定な基盤に立つものである。

この意味において、本判決が示したのは「書面がなくても足りる場合がある」という緩和ではなく、むしろ「書面がない場合には、優先権の成否が不安定な証明構造に委ねられる」というリスクの顕在化である。

特に、共同研究関係の破綻、契約解釈を巡る紛争、発明者を巡る対立といった事情が生じれば、優先権承継の前提となる事実関係自体が争われ、優先権が否定される可能性は現実的に存在する。そして、本件のように優先権の成否が特許の有効性に直結する場合、そのリスクは極めて重大である。

したがって、国際的な権利取得を前提とし、共同研究・開発が活発な医薬・バイオ分野の実務においては、「特許を受ける権利」のみならず、「優先権」についても、後出願前に明示的かつ書面により承継を完了させておくことが不可欠である。これは、単に形式的な備えにとどまらず、優先権承継を巡る証明コスト及び無効リスクを最小化するための実務的要請にほかならない。

以上から、本判決は、優先権承継実務を緩和するものではなく、むしろ、その不備が国際的に致命的な結果をもたらし得ることを、証明構造の観点から具体的に示した“警鐘”として位置づけるべきである。


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